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Evítese problemas al momento de registrar su marca

Identificar y definir la marca, además de proporcionar un rasgo distintivo a nivel comercial, puede evitar entrar en pleitos marcarios

16 de septiembre de 2015

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El registro de una marca es uno de los procesos más importantes al momento de darle nombre a una empresa, un producto o un servicio. En Colombia es través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y su División de Signos Distintivos en donde se debe realizar el trámite de registro. Antes de realizar este, se deben tener en cuenta la distintividad y el idioma del signo, si es genérico, descriptivo o de uso común, y revisar si corresponde a un signo de fantasía; todo con el fin de evitar entrar en pleitos innecesarios.

Por ejemplo, recientemente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN) realizó una interpretación prejudicial de un caso sobre el registro de una marca denominativa en idioma inglés que fue realizado por una empresa del sector manufacturero. Posteriormente, otra empresa del mismo sector industrial interpuso oposición ante el mismo organismo por considerar que la marca no era lo suficientemente distintiva, al ser genérica y descriptiva. Genérico es la relación que tiene el signo con el producto, como por ejemplo la palabra acetaminofén que aplicaría a todas las marcas de acetaminofén ofrecidas en el mercado; y descriptivo es lo que informa las características del producto o servicio.

El ente de inspección y vigilancia de la SIC aceptó la oposición del registro y la empresa afectada interpuso los recursos de reposición y apelación, pero la entidad volvió a fallar en su contra. El caso fue conocido luego por el Consejo de Estado, entidad que solicitó la interpretación prejudicial de la CAN.


Este tribunal internacional recordó las características que deben analizarse en una marca para luego dar su concepto en el caso:

Distintividad: Es el elemento que debe tener un signo (marca) para servir de diferenciador entre productos o servicios en el mercado, haciendo que el consumidor o usuario lo pueda preferir. Deberá servir para identificarlo de otros idénticos o similares.

Signos en idioma extranjero: Son los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común en el país de origen del caso, estos podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad.

Signos genéricos: Estos se evalúan según el criterio de los consumidores y la relación que tiene el signo con el producto que va a distinguir, teniendo en cuenta sus características, que permiten medir su genericidad en el país de origen.

Signos descriptivos: Son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo referente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Signos de uso común: Un signo distintivo puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común. Estos signos no poseen ningún tipo de restricción para ser utilizados en el registro de una marca.

Signos de fantasía: Son las terminologías creadas por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Luego de analizar el caso la CAN mencionó que los signos genéricos y/o descriptivos no pueden ser registrables, a menos que contengan elementos distintivos, lo cual era propio en el caso por el que fue consultado.

La CAN también adujo que el signo de uso común no puede ser objeto de monopolio o dominio absoluto de ninguna persona, tampoco puede impedirse que el público los siga usando o que sea incluido en marcas de terceros. Los signos de uso común se usan sin restricción y no pueden ser monopolizados para el beneficio comercial de unos pocos.

Lo importante del caso es que saber identificar y definir la marca, además de proporcionar un rasgo distintivo a nivel comercial, permite evitar entrar en pleitos que pueden retrasar los procesos productivos de la empresa.

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de Activo Legal Ltda.